再審査後に特許期間の調整が危うくなる

Jul 15, 2023

今週の連邦巡回裁判所の判決は、自明性型二重特許（ODP）の原則に基づいて、期間調整された特許が同じ特許ファミリー内の期限切れの特許によって無効にできることを確認した。 この判決は、最初に発明の一側面をカバーする請求項を取得し、その最初の出願で特許庁の遅延により特許期間調整（PTA）を受け、その後、元の出願で開示された追加の発明を継続して特許する特許所有者にとって重要です。 Cellect の決定は、これらの後の出願が主特許の PTA を無効にし、その特許期間を短縮する可能性があることを意味します。

特許専門家はこの事件を注意深く監視する必要がある。 再審理の申し立ての期限は2023年10月12日、法廷準備書面の期限は2023年10月26日である。また、企業は特許審査戦略を再検討して、家族内ODPの異議申し立てのリスクを軽減し、他の選択肢がある場合にはPTAへの依存を最小限に抑える必要がある。ご利用いただけます。

二重特許原則は、一般に、出願人が同じ発明について複数の特許を受けることを妨げます。 ODP は、裁判官が作成した二重特許原則の拡張であり、後に失効する特許が、先に失効する特許の請求項と「特許的に区別できない」請求項を持つことを禁止します。

ODP のルーツは、米国の特許期間が特許発行日から測定されていた 1800 年代後半に遡ります。 古い制度では、発明者は理論的には、同じものの明らかなバリエーションを主張する複数の出願を提出することで独占権を拡大することができました。 特許は異なる時期に発行される可能性があるため、発明者はより長い独占期間を得ることができます。 裁判所は、この種のゲームマンシップの潜在的な認識を回避するために ODP を作成しました。

ただし、ODP には安全弁が付いています。 出願人が明確でない発明に関して 2 つの特許を取得している場合、出願人は同日に特許を期限切れにする最終免責条項を提出することができます。 特許権者が、先に失効する特許が期限切れになる前に最終免責事項を提出すれば、ODP は解消されます。 しかし、最初の特許の有効期限が切れると、最終的な免責条項はオプションではなくなります。ODP は単に、後で期限切れになる特許を無効にするだけです。 したがって、最終免責条項は、今後失効する特許を保護するのに役立ちますが、貴重な特許期間を犠牲にする可能性があります。

議会は、1980 年代と 1990 年代に特許期間に影響を与えるいくつかの改革を可決しました。 まず、1984 年に議会は、FDA の審査プロセス中に事実上失われる特許期間を医薬品特許保有者に補償する特許期間延長 (PTE) を承認しました。 その後、1995 年に議会は、特許の発行日ではなく、発明者が最初の特許出願を提出した日を特許期間と定めました。 特許出願係属中の時間が特許期間を減じることになるため、議会は特許庁による過度の遅延により発明者に失われた時間を補償するためのPTAも創設した。 PTA と PTE は両方とも、同じ元の出願に遡る特許には異なる有効期限が設定される可能性があることを意味します。

これらの改革は、ODP がこの新しい体制でどのような役割を果たしているのかという疑問を引き起こしましたが、その答えは 20 年以上かかりました。 関連発明を主張するさまざまな特許が異なる時期に失効する可能性はありますが、その違いは通常、法的に認められた調整および延長 (PTA および PTE) によるものであり、ゲームマンシップによるものではありません。 CAFCは2007年に（そして2018年にも）、PTEに起因する有効期限の違いがODPの原因ではないことを確認したが、PTAとODPの相互関係はそれほど確実ではなかった。

2014 年から、連邦巡回裁判所は PTA を PTE とは異なる見方をする可能性があることをほのめかしました。 それ以来、いくつかの地方裁判所がこの問題に取り組み、異なる結論に達した。 しかし、In re Cellect が行われるまで、この問題を連邦巡回裁判所に明確に提示した訴訟はありませんでした。

Cellect は、イメージ センサーに関する 5 つの特許からなるグループです。 すべての特許は同じ元の出願に遡るため、PTA がなければ同時に期限切れになっていたでしょう。 しかし、5 件の特許のうち 4 件には PTA があり、最後に提出された特許だけが PTA を持っていませんでした。